1. 들어가며

거래처 출장을 위해 차를 운전하던 M의 시야에 무인숙박업소의 간판이 들어온다.

'OUTBACK'

M의 회사 근처에 있는 패밀리 레스토랑과 이름이 같다.

자세히 보니 좀 다른 부분이 있다. 아웃백 레스토랑은 'OUTBACK'이라는 글자 위에 산 모양의 그림이 있고, 'OUTBACK'이라는 글자 아래에 'STEAKHOUSE'라는 글자가 있다. 그런데 무인숙박업소의 간판에는 'OUTBACK'이라는 글자 위에 나체의 여성이 누워 있는 듯한 모양이 있고, 'OUTBACK'이라는 글자 아래에 'DRIVE IN MOTEL'이라는 글자가 있다.

M은 재미있다고 생각하면서 한가지 궁금증이 떠 오른다. 이것은 아웃백 레스토랑의 상표와 충돌하는 등 문제가 없나?

이에 상표 침해 판단과 관련된 판례를 소개하려고 한다. 상표 침해와 관련하여 상표법에서의 상표권 침해, 부정경쟁방지법에서의 영업주체 혼동 그리고 식별력 및 명성의 손상이 문제되는 경우가 많다. 본 판례는 이 모두를 다루고 있어서 법원에서 상표 침해를 어떻게 판단하는지 이해할 수 있는 좋은 사례로 생각된다.

2. 사실관계

C는 2011년부터 지상 3층의 건물을 무인숙박시설로 사용하면서 '아웃백'이라는 상호를 사용하였다. 그는 위 숙박시설의 간판, 표지판, 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등에 '아웃백' 및 'OUTBACK'이라는 표지를 사용하거나 또는 'OUTBACK'이라는 글자 위에 나체의 여성이 누워 있는 듯한 모양이 있고, 'OUTBACK'이라는 글자 아래에 'DRIVE IN MOTEL'이라는 글자가 있는 표지를 사용하였다.

한편 원고인 아웃백 스테이크하우스 오브 플로리다 엘엘씨는 1988년 미국에서 설립된 회사이다. 우리나라를 포함하여 전 세계 20여 개 국가에서 '아웃백' 또는 '아웃백 스테이크하우스'라는 이름으로 패밀리 레스토랑을 운영하고 있으며, 한국에도 전국에 80여 개의 매장을 운영하고 있었다.

원고는 3가지 형태의 'OUTBACK' 표장에 대하여 레스토랑업 등을 지정서비스업으로 하여 특허청에 상표출원(서비스표출원)을 하고, 상표등록(서비스표등록)을 마쳤다.

3. 판결요지

(1) 상표법에서의 상표권 침해

상표법 제89조는 "상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다"고 규정하고 있다. 같은법 제108조는 "타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권을 침해한 것으로 본다"고 규정하고 있다.

본 사안에서는, 원고가 'OUTBACK'이라는 등록상표에 대해 레스토랑업 등을 지정상품(지정서비스업)으로 하고 있는데, C가 'OUTBACK'이라는 표지를 무인숙박업에 사용한 것이 상표법상 상표권 침해에 해당되는지가 쟁점이었다.

이에 대하여 재판부는 아래와 같이 판결하였다.

"지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다. 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다. 그러나 ① 양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질 및 내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다"

즉 재판부는 피고가 'OUTBACK'이라는 표지를 사용한 무인숙박업은 원고가 상표등록시 지정상품(지정서비스업)으로 지정한 레스토랑업 등과 유사하지 않으므로 상표법상 상표권 침해는 아니라고 판단한 것이다.

(2) 부정경쟁방지법에서의 영업주체 혼동

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에서는 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

본 사안에서는, 'OUTBACK'은 (1) 국내에 널리 인식된 영업표지인지, 그리고 (2) 피고가 이와 동일·유사한 표지를 무인숙박업에 사용하여 원고의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하였는지가 쟁점이었다.

이에 대하여 재판부는 원고가 유명 연예인들을 광고모델로 하여 TV, 신문 등에 광고를 하였고, 2013년부터 2015년 전반기까지 지출한 광고비가 약 190억원에 달한 점, 2010년부터 2014년까지 국내에서 매년 2억불 이상의 매출을 올린 점, 한국생산성본부가 조사한 국가브랜드경쟁력지수 패밀리 레스토랑 부문에서 2005년부터 2014년까지 10년 연속 1위로 선정된 점 등을 고려하여 'OUTBACK'은 국내에 널리 인식된 영업표지라고 인정하였다.

그러나 재판부는 패밀리 레스토랑업과 피고의 무인숙박업이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵고, 피고의 영업 규모가 원고의 영업 규모에 비하여 매우 작고, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본·조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮으므로, 원고의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 한 행위에는 해당하지 않는다고 판단하였다.

즉 재판부는 피고가 'OUTBACK'이라는 국내에 널리 알려진 영업표지를 무인숙박업에 사용하였지만 이것을 일반 수요자가 보았을 때 원고의 영업상 시설 또는 활동으로 혼동할 가능성은 낮으므로 부정경쟁방지법에서의 영업주체 혼동에는 해당하지 않는다고 판단한 것이다.

(3) 부정경쟁방지법에서의 식별력 및 명성의 손상

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에서는 "정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위"도 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

본 사안에서는, (1) 'OUTBACK'은 국내에 널리 인식된 영업표지인지 그리고 (2) 피고가 이와 동일·유사한 표지를 무인숙박업에 사용하여 원고의 'OUTBACK' 표지의 식별력이나 명성을 손상하였는지가 쟁점이었다.

앞에서 본 바와 같이, 재판부는 'OUTBACK'은 국내에 널리 인식된 영업표지라고 인정하였다. 따라서 본 사안에서는 피고가 원고의 'OUTBACK' 표지의 식별력이나 명성을 손상하였는지가 중요했다. 재판부는 "피고가 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적인 브랜드인 이 사건 제4 영업표지('OUTBACK'이라는 글자 위에 산 모양의 그림이 있고, 'OUTBACK'이라는 글자 아래에 'STEAKHOUSE'라는 글자가 있는 것)와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 제4 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다"고 판단하였다.

즉 재판부는 피고가 'OUTBACK'이라는 국내에 널리 알려진 영업표지를 무인숙박업에 사용하고 로고를 선정적으로 변형함으로써, 원고의 'OUTBACK'이라는 표지의 식별력 및 명성을 손상하였으므로, 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였다.

이에 따라 재판부는 피고에게 각 표장의 사용을 금지하고, 피고가 보관 중이던 'OUTBACK'이 표시된 안내판, 침구류, 슬리퍼, 가운, 샴푸․린스․로션 용기, 화장품 받침대, 수건, 세면도구 파우치백, 전기주전자 및 기타 모텔 객실 비품과 선전광고물을 폐기하고, 더불어 손해배상도 할 것을 판결하였다.

4. 판결의 의의

본 판결은 유명 상표를 변형하여 사용할 때 비록 이러한 변형된 표지가 영업주체를 혼동하게 만들는지는 않는다고 하더라도, 유명 상표의 명성을 손상한다면 부정경쟁행위로서 법적 책임을 지게 되는 것임을 명확히 한 점에서 그 의의가 있다.

5. 나가며

사업을 시작하는 경우, 가게나 회사의 이름과 상표를 정하게 된다. 한번 정한 상표는 간판뿐 아니라 여러 물품 등에 사용되게 된다. 나중에 이 상표가 상표권침해 또는 부정경쟁행위가 되어 사용할 수 없게 된다면 해당 상표가 표시된 물품은 새로운 상표의 물품으로 교체하여야 하기 때문에 많은 비용이 소요되게 된다. 또 본 사안에서와 같이 손해배상을 해야 할 수도 있다.
따라서 자신의 사업과 관련된 상표를 정할 때에는 전문가와 상담을 통해 정하고, 상표출원을 통하여 권리를 확보해 두는 것이 좋을 것이다.