본죽·원할머니보쌈·탐앤탐스 등 익숙한 프랜차이즈 상표권을 둘러싼 법적 논쟁이 본격화됐다. 프랜차이즈는 설립 당시 개인사업자인 경우가 많아 상표권을 등록할 때 개인(개발자, 혹은 개발자 가족, 오너) 명의로 하는 경우가 많다.

문제는 프랜차이즈가 전국 규모로 확대되면서 법인이 된 경우에도 상표권 소유자를 법인으로 이전하지 않고 그대로 두기 때문이다. 검찰과 공정거래위원회는 이 같은 행위가 법인과 가맹점주들에게 불리한 만큼 처벌해야 한다는 입장이고, 프랜차이즈 업계에선 창업자가 상표 개발에 투자한 시간과 노력을 인정해줘야 한다는 입장이다.

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사6부(박지영 부장검사)는 지난 13일 김철호 본아이에프 대표와 부인인 최복이 본사랑 이사장, 박천희 원앤원 대표 등을 업무상 배임 등 혐의로 불구속기소했다. 본아이에프는 ‘본죽’으로, 원앤원은 ‘원할머니보쌈’ ‘박가부대찌개’ 등 외식브랜드로 유명하다.

검찰에 따르면 김철호 대표 부부는 본죽 창업주로서 2006년 9월부터 2013년 5월까지 가맹사업 목적으로 개발한 ‘본도시락’, ‘본비빔밥’, ‘본우리덮밥’ 등의 상표를 개인 명의로 등록하고, 상표사용료와 상표양도대금 등으로 약 28억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 특히 최 이사장은 2014년 11월 ‘특별위로금’ 명목으로 회사자금 50억원을 사용한 사실까지 파악됐다.

박 대표 역시 2009년 4월부터 지난 1월까지 회사의 가맹사업에 사용할 ‘박가부대찌개’ 등 5개 상표를 자신이 설립한 회사 명의로 등록한 뒤 상표 사용료 명목으로 약 21억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 이밖에 김도균 탐앤탐스 대표도 7개 상표권을 본인 명의로 등록한 점이 검찰 조사에서 포착됐다. 그러나 김 대표는 브랜드 사용료를 받지 않고, 수사과정에서 상표권을 법인에 이전한 점이 고려돼 기소유예 됐다.

검찰 측은 ‘상표권을 대표 개인 명의로 등록해 로열티를 받는 것은 사익 추구’라는 논리다. 검찰 관계자는 “가맹사업을 목적으로 하는 회사 대표이사의 상표권 제도 악용을 업무상 배임죄로 본 첫 번째 사례”라며 “가맹사업에 사용하기 위해 개발한 상표를 개인 명의로 등록해 상표수수료를 수수하는 그간의 업무 관행이 개선될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

법조계에서는 이 같은 행위가 유죄로 인정되기는 어려울 수 있다고 설명한다. 상표출원은 개발자 자유이며, 상표법 특성상 등록자에게 사용 권리 독점을 부여하기 때문이다. 때문에 문제가 된 본죽, 원할머니보쌈 외에도 네네치킨, 설빙, 파리크라상 등 유명 프랜차이즈 상표권의 대부분은 오너 소유에서 자유롭지 못했다.

한 상표법 관련 변호사는 “상표를 개인 명의로 출원할지 법인 명의로 출원할지는 순전히 출원인의 자유”라며 "개발자는 수천~수만배 노력을 통해 하나의 상표를 만들어 내는 만큼 재산권으로서 인정해주는 것이 타당하다"고 말했다. 이어 “법인으로부터 상표권을 수취할 때 현저하게 높은 부당이익을 제공받았다면 배임행위를 물을 수는 있다"며 "다만 ‘현저하게 높은 부당이익’이 어느 정도인지 판단하기에는 애매한 만큼 법리적으로 따져볼 필요가 있다”고 말했다.

법원 역시 앞서 프랜차이즈 가맹본사 법인과 상표권자 간에 불거진 소송에서 상표권은 상표등록원부 상 권리자로 등재된 개인에게 귀속시킬 것이 맞다는 판단을 내린 바 있다. 서울중앙지법은 지난해 '아딸' 창업자 이경수 전 대표의 부인 이현경씨가 본사인 오투스페이스를 상대로 제기한 상표권 침해금지청구 소송에서 “상표권은 부인 이씨에게 있다”며 “오투스페이스는 560여개 점포의 가맹점 상표 사용을 중지하라”는 내용의 원고 승소 판결을 내렸다. 이 판결은 상표권의 주인이 상표를 실제 사용해오고 키워온 법인인지, 아니면 상표권 개발자인지를 묻는 질문에 대한 법원의 판단이다.

프랜차이즈 업계에서는 프랜차이즈 브랜드 개발자의 상표권 독점 행위는 오랜 관행이라고 설명한다. 실제 특허청이 공개한 ‘가맹사업 분야상표권 보유현황 조사’에 따르면 216개 가맹본부 영업등록 상표중 약 77%가 개인이 상표 출원인이거나 오너일가가 사적 보유한 것으로 나타났다.

상표법 제3조에 따르면 상표를 출원해 등록할 수 있는 권리는 “국내에서 상표를 실제 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자”에 국한한다. 그러나 특허청은 제대로 된 '상표권 출원자=실제 사용자' 감독을 하지 못하고 있는 실정이다.